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Invicta-Invictus, quando il marchio è un gioco di parole

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Il contenzioso Invicta-Invictus: cosa è accaduto tra l’azienda italiana e la fondazione. La versione originale di questo articolo, a firma di Cecilia Trevisi*, è disponibile sul numero di Fortune Italia di luglio-agosto 2022 .

Il contenzioso che ha coinvolto la Invictus Game Foundation (ente fondato nel 2014 dal principe Harry) e la nota azienda produttrice di borse e zaini Invicta Spa (azienda originariamente inglese passata sotto la conduzione torinese nel 1926), si è interamente svolto davanti all’Intellectual Property Office (Ipo).

L’Ipo è l’ente ufficiale nel Regno Unito responsabile dei diritti di proprietà intellettuale, il corrispondente dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Uibm); entrambi si occupano principalmente dell’attività amministrativa di registrazione e della concessione di diritti di proprietà industriale, inclusi i marchi.

Non si è, quindi, trattato di una battaglia svolta in tribunale e definita da una sentenza, ma di una procedura alternativa, meno costosa e più rapida, che termina con un provvedimento che può solo accogliere, rigettando la domanda di registrazione se risulta che il marchio non possa essere registrato, oppure rigettare l’opposizione, portando a compimento la registrazione. In altre parole, l’opposizione è una procedura che consente di impedire che un marchio venga registrato, mentre non è possibile richiedere alcun risarcimento per i danni subiti dal vincitore dell’opposizione, per questo bisogna ricorrere alla giustizia ordinaria.

L’esistenza di un marchio anteriore, già registrato, può bloccare la registrazione di un successivo brand nel caso in cui i due segni fossero in conflitto. Ed è proprio questo che è accaduto tra l’azienda italiana e la fondazione inglese. Il 16 maggio 2019, la Invictus Games Foundation ha depositato una domanda per registrare nel Regno Unito un marchio figurativo per abbigliamento, calzature e copricapi che conteneva la parola Invictus.

Il 16 settembre 2019, Invicta Spa ha avviato un procedimento di opposizione per bloccare la domanda di registrazione ritenendo che, a causa della stretta somiglianza tra il proprio marchio Invicta (marchio internazionale depositato il 13/12/2013 con protezione nel territorio Uk) e l’identità dei prodotti, esistesse un rischio di confusione per il pubblico.

L’ufficio, sposando in toto i rilievi dell’azienda italiana, ha accolto la domanda dell’opponente, ritenendo che da un esame complessivo, visivo, uditivo e concettuale i marchi fossero molto simili tra loro, visto che le prime sei lettere (Invict) coincidevano, differenziandosi solo per le rispettive terminazioni. La pronuncia delle prime due sillabe era identica. Per questo motivo la domanda di registrazione del marchio Invictus è stata respinta. A nulla è valsa la difesa della Invictus Game Foundation, volta a valorizzare la notorietà dell’ente, la competizione sportiva e il suo patrono, il duca di Sussex. Secondo il legale che ha assistito l’ente benefico, la fama del principe Harry è tale che, dal punto di vista concettuale,  la parola Invictus richiamerebbe automaticamente alla mente degli inglesi i Reali o i militari feriti, perché nel Regno Unito tutti sanno che gli Invictus Games sono un evento sportivo che prevede la competizione tra veterani di guerra, che hanno contratto disabilità permanenti in servizio. Tuttavia, nel marchio depositato dalla Fondazione non c’è la parola Games e le prove presentate sono risultate insufficienti per dimostrare l’associazione del marchio all’evento sportivo o al Duca di Sussex. Nonostante il Regno Unito non sia più parte dell’Ue, la decisione dell’Ipo è stata assunta in conformità allo European Union Withdrawal Act, la legge che disciplina l’uscita del Regno Unito dall’Unione.

*Cecilia Trevisi, avvocato, si occupa da oltre 15 anni di diritto della proprietà industriale ed intellettuale

 

La versione completa di questo articolo è disponibile sul numero di Fortune Italia di luglio-agosto 2022. Ci si può abbonare al magazine di Fortune Italia a questo link: potrete scegliere tra la versione cartacea, quella digitale oppure entrambe. Qui invece si possono acquistare i singoli numeri della rivista in versione digitale.

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